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陈火木:从“微信”商标案看公共利益和不良影响条款的理解和适用 ——兼谈“互联网+”时代下的商标保护

2015-06-12

【“微信”商标案】

创博亚太科技(山东)有限公司(简称“创博亚太公司”)于2010年11月12日向商标局提出了第8840949号“微信”商标的注册申请。2011年8月27日,被异议商标经商标局初步审定公告,指定使用服务为第38类信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯等。在法定异议期内,张某对被异议商标提出异议。在商标局作出不予核准注册的裁定后,创博亚太公司向商标评审委员会申请复审。

商标评审委员会经审查认定,虽然创博亚太公司申请注册被异议商标时,腾讯公司的“微信”软件尚未正式对外推出。但是,张某提交的证据表明,腾讯公司于2011年1月21日在被异议商标初步审定公告前已正式推出了“微信”软件,且用户量持续迅猛增长。如核准被异议商标注册,将会对多达4亿的微信注册用户以及广大公共服务微信的用户带来极大不便乃至损失,同时也可能使他们对创博亚太公司提供的“微信”服务的性质和内容产生误认,从而可能对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。因此被异议商标已经构成《商标法》第十条第一款第(八)项所禁止的情形。综上,商标评审委员会裁定被异议商标不予核准注册。

创博亚太公司不服商标评审委员会裁定,将之诉诸于北京知识产权法院。法院审理认为,腾讯公司“微信”软件的推出虽晚于被异议“微信”商标的注册申请日,但早于该被异议商标的初审公告日,且现已具有了庞大的用户群体,而广大消费者也对“微信”所指代的信息传送等服务的性质、内容和来源已经形成明确的认知。如果对被异议“微信”商标予以核准注册,将改变这种稳定认知,进而可能产生较大的社会成本。出于保护不特定多数公众现实利益的考虑,北京知识产权法院于2015年3月11日作出判决,以“有损公共利益和公共秩序”为由,驳回创博亚太公司关于“微信”商标的诉讼请求(北京知识产权法院(2014)京知行初字第67号行政判决书)。

“微信”商标案的一审判决结果引发各界人士围绕公共利益和不良影响内涵的激烈论辩。纵观围绕“微信”案的各路论争,虽有各种观点之交锋和在先案判之对照类比,但焦点无疑在于:判决所依据的公共利益保护原则和不良影响条款的理解和适用问题。

本案是否可适用公共利益条款。

本案中,创博亚太公司在申请注册被异议商标时在相同或者类似服务上没有在先申请或注册的相同或近似商标。两个多月后,腾讯公司才于2011年1月21日对外发布名为“微信”的聊天软件。

先申请原则是我国商标注册制度的一般原则。一般情况下,本案创博亚太公司“微信”商标理应予以核准注册。当然我们知道,当商标申请人的利益与公共利益发生冲突时,应当结合具体情况进行合理的利益平衡,在尊重在先申请这个事实状态的同时,商标注册核准与否还应当考虑公共利益和已经形成的稳定市场秩序。按照本案庭审的观点认为,如果核准诉争“微信”商标注册,将会给广大微信用户的工作和生活带来不便甚至损失,即对公共利益产生消极、负面的影响。但笔者认为,这一公共利益的认定值得商榷。公共利益应该是在一定社会状态下及或特定的范围和条件局限内,不特定多数利益群体相一致的方面。具体分析本案,可以看出:首先,不管是无意“撞车”,还是有意抢注,创博亚太公司已在先注册申请,这是事实;其次,从中国商标网查询显示,至少有81件“微信”商标注册申请,申请主体除腾讯外,还多家其他公司和数个自然人。腾讯在知晓存在他人在先商标申请的情况下,并未合理避让,而是大规模地继续使用“微信”一词至今长达4年,造就了8亿之多的用户数,造成所谓“稳定认知利益”的既成事实。但试想,这所谓的“稳定认知利益”是否能够直接等同于“公共利益”?还是仅是单纯的市场经济利益?再者,退一步说,即便微信软件因诉争“微信”商标而更换名字如其英文名“Wechat”,但明显微信软件社交运用功能并未缺失,用户依然可以通过其完整的实现聊天、视频、传输信息等,不可能因为的微信注册而影响其工作和生活,也不会损害用户的现实利益。

根据本案判决,还可能存在潜在的负面逻辑,就是小公司即便先申请商标,拥有数十亿用户或占据优势市场地位的大公司再使用,就可以利用所谓的“公共利益”等理由,堂而皇之的使用该在先商标,且通过大量使用和推广,最终在后商标仍然能阻却在先的商标申请,大公司反而能获得注册。判决所体现出来的逻辑明显与先申请原则相悖。

本案法院在判决中指出:“如果该标志作为特定主体在特定商品或服务上的商标注册和使用,可能会误导广大消费者,从而对公共利益产生消极影响,亦应属于该条款所规范的情形。同时,对于尚处于注册审查程序中的被异议商标来说,判断其是否具有其他不良影响,还应当考察行政裁决或判决作出之时的事实状态,以尊重新的已经形成的公共利益和公共秩序”。这等于说,是否属于“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”不是考察该标志本身,而是要考察使用主体,并且这种考察要随时空的变化而变化。笔者认为,这样的解释显然不能够让人信服。

《商标法》第十条第一款第(八)项的规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。条文很明显,强调的是不得作为商标使用的具有不良影响的标志,考察的标志本身,而非标志使用的主体。如果诉争“微信”商标因具有不良影响而导致不能注册,那么微信公司同样不能注册该商标。但法院判决理由明显矛盾,认为“微信”商标存在不良影响,不得作为商标使用,那么又允许微信公司使用,这关乎“公共利益”?

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第3条明确指出:人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。即是说,法院在审理商标案件而适用“不良影响”条款时,应该审查的是标志内容(商标文字、构图等),即本案“微信”二字文字内容,而不是其他方面的考虑。

从法律解释学的角度来看,“其他不良影响”属于不确定概念,其构成要件和适用范围都不明确,不是一个内涵和外延清晰的法律概念,历来存在不少争议和困惑。所以,在理解和适用该条款时,更应该保持其谦抑性。在商标审查实务中,应当对“其他不良影响”条款做限缩解释,切勿作扩张或类推适用。

法院对某一商标案做出的判决,不仅关系涉案商标的命运,同时也是传递出一种信息,即什么样的商标可以获得注册,什么样的商标不能注册。就这一点而言,每一案件的审理结果,其意义不仅仅在于个案的公正,更在于通过对规则的不断明确、强化,确立行为规范,指引市场主体的商标注册行为。就个案而言,商标注册与否可能会在社会公众中产生一种示范效应。

【商标保护贴士】

在如今“互联网+”,对于万众创客而言,商标的需求、商标运用、保护问题将逐步凸显出来。

2015年4月26日是第十五个世界知识产权日。最高人民法院民事审判第三庭庭长宋晓明在此前的新闻通气会上就透露,从司法统计和典型案例的评选来看,与互联网有关的竞争纠纷频繁。最高人民法院发布的十大知识产权案件中有一半涉及互联网领域。“嘀嘀打车”商标侵权案、奇虎360与腾讯QQ商标侵权案、微信商标权归属案,这些“互联网+”时代的商标争议案,都是具有特别意义的案件。随着“互联网+”的持续推动,互联网生态下的商标保护也成为新课题。

商标和专利作为知识产权的重要内容,在当今社会各界中都在不断受到关注和重视。其意义和价值也就越来越被人们所看透。作为一种法律的权利和无形资产,被各企业看成为:关系企业生存和发展的大事。笔者结合多年的商标从业经验,试着从品牌命名定位出发给出一些商标保护策略的贴士。

品牌命名要坚持品牌的战略定位。品牌的战略定位,是指通过品牌名称的传播,意图从企业到终端消费者建立起唯一的联想。多数企业在品牌建设中,营销传播偏离品牌战略定位,而导致失败。事实上,在品牌命名起始,就应该重视结合品牌战略定位。品牌名称应该简单易识别,方便传播,或者可以复杂但必须突出品牌定位和唯一联想性识别内容。

市场未动,商标先行。不管是国内“微信”、“滴滴打车”案也好,还是国际苹果公司“Iphone”案也好,都给企业一个很重要的启示,即商标品牌保护。企业应该在创立初期就应该考虑品牌的保护及发展,在新产品或项目构思阶段,应该将所涉及的知识产权内容考虑进去。

科学保护多类,全局发展品牌。在商标申请注册的类别上,我国是按照国际通常做法的,即依国际《尼斯协定》,将所有商品或服务分为45个类别,一类一个标。各类之间是相对独立而不相类似的。因此为了更好的独占品牌的专有权,建议企业应“科学保护多类,全局发展品牌”,从而为企业长远的发展辅路。

在“互联网+”时代,商标保护面临更严峻的考验:移动应用客户端领域、手机游戏产品、APP应用、WEB等等,都显示出越来越重要的地位,企业在考虑品牌保护布局时,应该意识到在互联网、特别是移动互联网布局的重要性。

企业坚持实施商标战略。企业的发展要依靠科学的经营管理及优质的产品和服务,商标喻为商品或服务的脸,企业应该以品牌和品质的结合,进行综合规划和部署,提高自身的综合实力,来开拓。

警惕中国商标境外被抢注。目前中国商标已进入国外抢注的高峰期,驰名商标、知名商标和原产地保护产品名称是抢注的热门,如冠生园、英雄、飞鸽、新科、康佳、德赛、上广电、步步高、六必居、同仁堂、大宝、五粮液等。令人难以置信的是,就连一些国际知名的大型跨国公司也加入了抢注的行列,仅德国西门子公司,近年来就先后抢注了青岛海信、厦门东林、上海德士、中轻青岛分公司、上海奥利玮、广州惠之星、佛山电器照明等7家企业的注册商标。进行商标抢注,将他人的商标据为己有,其本质就是争夺市场,非法牟利。所以,正在“走出去”或者品牌已如日中天的企业更应牢记“商标注册先行”这一国际市场竞争法则,运用法律手段保护企业的切身利益。

商标从业多年的经验告诉笔者,商标保护策略应该坚持“与其亡羊补牢,不如未雨绸缪”原则。品牌的建立及发展,离不开完善法律保护的支持。


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